OPPOSIZIONE E NULLITÀ DEL MARCHIO DELL’UNIONE EUROPEA: GUIDA OPERATIVA E STRATEGICA
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Come scegliere lo strumento corretto (opposizione/nullità), impostare i motivi, gestire la prova d’uso e costruire una strategia efficace davanti all’EUIPO per impedire la registrazione di una domanda successiva o rimuovere un marchio già registrato
Quando viene depositata una domanda di registrazione per un Marchio dell’Unione Europea (MUE) in conflitto con un diritto anteriore, i rimedi amministrativi principali esperibili davanti all’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) sono due: l’opposizione e la nullità.
La scelta tra i due strumenti incide su tempi, onere probatorio, strategia difensiva e gestione del rischio nel periodo intermedio.
1) OPPOSIZIONE E NULLITÀ: DIFFERENZE ESSENZIALI
Opposizione e nullità perseguono il medesimo obiettivo (evitare o invalidare la registrazione di marchi) ma operano in momenti diversi della vita del marchio:
l’opposizione contrasta una domanda di marchio e mira a impedirne la registrazione;
la nullità contrasta un marchio già registrato e mira a eliminarlo dal registro.
Sul piano strategico la conseguenza è immediata: se il conflitto viene intercettato durante la fase di pubblicazione, l’opposizione è lo strumento più efficace, mentre la nullità è il rimedio successivo quando la finestra di opposizione è scaduta o quando il problema emerge a registrazione avvenuta.
2) IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE
2.1) Funzione e presupposti
L’opposizione è il procedimento con il quale il titolare di un diritto anteriore chiede all’Ufficio di respingere una domanda di registrazione di MUE (o una registrazione internazionale che designa l’UE) successiva.
I motivi su cui può basarsi un’opposizione sono specificati dall’art. 8 del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (RMUE) e sono riassunti nella seguente tabella:
I motivi dell’opposizione – art. 8 RMUE
Una domanda di registrazione può essere esclusa dalla registrazione se:
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Art. 8(1)(a) | Il segno proposto è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato. |
Art. 8(1)(b) | A causa dell’identità o somiglianza del marchio proposto col marchio anteriore e dell’ identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato, incluso il rischio di associazione con il marchio anteriore. |
Art. 8(3) | L’agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare. |
Art. 8(4) | Il titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, conformemente a una normativa dell’Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno: a) ha acquisito diritti sul segno prima della data di presentazione della domanda di MUE; b) ha il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo. |
Art. 8(5) | Il marchio proposto è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora il marchio goda di notorietà nell'Unione o nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. |
Art. 8(6) | Ai sensi della legislazione dell’Unione o del diritto di uno Stato membro in materia di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche: a) era già stata presentata una domanda di registrazione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica anteriormente alla data della domanda di registrazione del MUE, purché successivamente sia avvenuta la registrazione; b) la denominazione di origine o l’indicazione geografica conferisce al titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo. |
I motivi di un’opposizione costituiscono i cosiddetti impedimenti relativi alla registrazione di un marchio. Diversamente dagli impedimenti assoluti alla registrazione, che vengono esaminati ex officio dall’Ufficio e riguardano elementi formali (ad esempio, la registrabilità del marchio), gli impedimenti relativi presuppongono un’interferenza tra diritti e possono essere fatti valere solo dal terzo interessato, che è quindi onerato di vigilare sul deposito di domande di MUE da parte di terzi in potenziale conflitto con i propri diritti anteriori e di opporsi tempestivamente alla loro registrazione.
2.2) Aspetti procedurali
L’opposizione deve essere depositata presso l’EUIPO entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di MUE sul Bollettino Ufficiale, tramite l’apposito modulo online e il pagamento di una tassa per l’opposizione pari a Euro 320,00.
La procedura si articola, in sintesi, nelle seguenti fasi:
a) Deposito dell’atto di opposizione: nel form è necessario indicare: il diritto anteriore azionato, il relativo titolare, l’estensione merceologica rilevante e l’entità contestata.
b) Verifica di ammissibilità: una volta depositata l’opposizione, l’EUIPO (Divisione Opposizione) procede a verificarne l’ammissibilità.
c) Notifica e “cooling‑off”: una volta superata la verifica, l’EUIPO notifica l’opposizione alla parte opposta e invita le parti a tentare un accordo amichevole nei successivi due mesi (tale periodo può essere prorogato, su richiesta congiunta delle parti, fino a un massimo complessivo di 24 mesi).
d) Contraddittorio: in mancanza di accordo, inizia la fase contenziosa del procedimento e l’EUIPO invita le parti a depositare osservazioni e prove a sostegno delle rispettive posizioni: è inizialmente fissato un periodo di due mesi a favore dell’opponente e, successivamente, un periodo di ulteriori due mesi per il deposito delle repliche della parte opposta. In alcuni casi (ad esempio, per questioni particolarmente complesse), può essere necessario o utile prevedere un ulteriore scambio di osservazioni.
e) Decisione: l’EUIPO effettua una valutazione sulla confondibilità tra i segni in esame e/o degli altri presupposti e decide se la domanda debba essere respinta per tutti o parte dei prodotti/servizi. Se l’opposizione è fondata, la domanda contestata non viene registrata; se l’opposizione è respinta, l’Ufficio procede alla registrazione della domanda di marchio.
f) Impugnazioni e pubblicità: la parte soccombente può proporre ricorso alle Commissioni dei Ricorsi; le decisioni in materia di opposizione sono pubblicate online e consultabili.
Esempio: un caso difeso da Appunto  |
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In un procedimento promosso da El Corte Inglés, S.A. contro il nostro assistito sulla base del marchio anteriore SAN FILIPPO e fondato sull'art. 8(1)(b) RMUE, l'EUIPO ha respinto integralmente l'opposizione contro il marchio Magrét Da Filippo per i prodotti e servizi nelle classi 29, 30, 33 e 35, condannando l'opponente al pagamento delle spese. La Divisione di Opposizione ha valorizzato l'impressione complessiva dei segni: pur in presenza dell'elemento verbale comune "FILIPPO", quest'ultimo — per dimensioni ridotte e posizione secondaria nel marchio contestato — non era in grado di generare rischio di confusione, nemmeno assumendo l'identità dei prodotti. I segni presentavano inizi diversi ("SAN" vs "Magrét"), strutture, colori ed elementi figurativi differenti.  Il procedimento è stato difeso dagli Avvocati Matteo Maria Maggio e Riccardo Bianchi di Appunto e conferma un principio che abbiamo visto applicato anche nella recente decisione EUIPO C 69 364 del 4/02/2026: in fase contenziosa, la valutazione dell'Ufficio guarda al segno nel suo insieme, non alla sola coincidenza di una parola. Scarica la decisione completa: |
3) UN NODO STRATEGICO: LA PROVA DELL’USO
Durante la fase contenziosa del procedimento, il titolare della domanda di marchio opposta può richiedere che l’opponente provi l’uso del proprio diritto anteriore posto alla base del procedimento.
È uno snodo spesso decisivo perché può “svuotare” il diritto anteriore sul piano processuale.
Qualora l’istanza di prova dell’uso venga effettuata da parte della parte opposta, il titolare del marchio anteriore deve dimostrare che, nel quinquennio precedente alla data di deposito della domanda contestata, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo.
Tale richiesta può essere effettuata solo se il marchio anteriore è registrato da almeno cinque anni alla data di deposito del MUE contestato: nei primi cinque anni di vita di un marchio, infatti, opera un “periodo di tolleranza” in cui la mera registrazione offre protezione piena e la prova d’uso non è esigibile.
L’uso effettivo del marchio presuppone uno sfruttamento reale del segno e non un uso meramente simbolico (ossia finalizzato al solo mantenimento dei diritti di registrazione), coerente con la sua funzione essenziale. Ne consegue che il marchio deve essere impiegato nel mercato dei prodotti o dei servizi rivendicati e non soltanto all’interno dell’organizzazione del titolare.
Ai fini della verifica dell’uso effettivo occorre valorizzare tutti i fatti e le circostanze idonei a dimostrare la concreta realtà dello sfruttamento commerciale, tenendo conto in particolare degli impieghi utili a mantenere o acquisire quote di mercato. Rilevano, tra gli altri, la natura dei prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato interessato, nonché l’estensione e la frequenza dell’uso.
La prova dell’uso è quindi particolarmente rigorosa ed è principalmente di tipo documentale (imballaggi, etichette, listini prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte, indagini di mercato e citazioni in elenchi e pubblicazioni di associazioni professionali del settore). Il valore probatorio dei vari mezzi di prova deve essere valutato caso per caso.
In mancanza di prova d’uso del marchio posto alla base dell’opposizione, quest’ultima è respinta.
Se l’uso risulta provato solo per una parte dei prodotti/servizi, l’esame dell’opposizione si restringe a tale parte.
4) IL PROCEDIMENTO DI NULLITÀ
4.1) Funzione e presupposti
La dichiarazione di nullità rientra tra i cosiddetti procedimenti di annullamento (“cancellation proceedings”), disciplinati dall’art. 63 RMUE.
La nullità, in particolare, consente di eliminare la registrazione di un MUE dal registro con effetto retroattivo.
Alla base di una domanda di dichiarazione di nullità di un marchio registrato possono essere posti i seguenti motivi:
I motivi di nullità – artt. 59 e 60 RMUE Un marchio registrato può essere dichiarato nullo se: | |
Motivi di nullità assoluta Art. 59 | È stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7, che disciplina gli impedimenti assoluti alla registrazione |
Al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede. | |
Motivi di nullità relativa Art. 60 | Esiste un marchio anteriore e ricorrono le condizioni di cui all’articolo 8 paragrafo 1 (identità o confondibilità) o al paragrafo 5 (marchio che gode di notorietà). |
Esiste un marchio registrato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo (registrazione dall’agente o dal rappresentante del titolare a proprio nome e senza il consenso del titolare). | |
Esiste un diritto anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo (marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale). | |
Esiste una denominazione di origine o un’indicazione geografica anteriore di cui all’articolo 8, paragrafo 6, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo. | |
Per la nullità su motivi relativi opera un ulteriore limite: il titolare del diritto anteriore che abbia tollerato consapevolmente l'uso del MUE successivo per cinque anni consecutivi perde la legittimazione ad agire (art. 61 RMUE).
4.2) Aspetti procedurali: analogie e differenze rispetto all’opposizione
Molte regole procedurali richiamano lo schema dell’opposizione (compreso, in caso di motivi relativi, il possibile innesto della prova d’uso).
Le differenze rilevanti ai fini strategici sono due:
a) Legittimazione attiva:
per la nullità assoluta non è richiesto un interesse ad agire (tutela dell’interesse generale);
per la nullità relativa possono agire solo i soggetti indicati dalla normativa (titolari dei diritti anteriori rilevanti).
b) Assenza di termine: non è previsto un termine entro cui avviare il procedimento di nullità, come per l’opposizione. Ciò, in linea di principio, concede ai richiedenti tutto il tempo necessario per preparare la loro domanda e acquisire tutti i fatti, le prove e le argomentazioni a sostegno della domanda.
La richiesta di dichiarazione di nullità deve essere presentata tramite la compilazione dell’apposito modulo online e il pagamento di una tassa pari a Euro 630,00.
5) FOCUS: IL MARCHIO DI FATTO ANTERIORE
La possibilità di fondare un procedimento di opposizione o di nullità su un segno nazionale non registrato (c.d. marchio di fatto), ai sensi dell’art. 60, par. 1, lett. c) RMUE in combinato disposto con l’art. 8, par. 4 RMUE, è subordinata a condizioni particolarmente restrittive. In particolare, occorre fornire:
la prova che la legislazione nazionale applicabile riconosca e tuteli il marchio di fatto, attribuendo al relativo titolare la facoltà di esercitare i diritti invocati;
la prova che l’uso del segno anteriore, nella normale prassi commerciale, presenti una portata non puramente locale sia alla data di deposito del MUE oggetto di contestazione, sia alla data di deposito della domanda di opposizione/nullità.
Tali requisiti rispondono a una ratio precisa: i segni non registrati, per loro natura, non sono agevolmente identificabili e la loro tutela non è armonizzata a livello dell’Unione europea. Ne consegue che solo la normativa nazionale che disciplina il segno anteriore può definirne ambito e livello di protezione. È quindi necessario applicare la legislazione nazionale per verificare se il diritto sia effettivamente riconosciuto, se il titolare abbia la facoltà di vietare l’uso di un marchio successivo e quali condizioni debbano essere soddisfatte affinché tale diritto possa essere esercitato efficacemente.
Con specifico riguardo all’ordinamento italiano, un marchio di fatto, per poter godere di tutela deve presentare requisiti espressamente richiesti, primo fra tutti quello della notorietà generale.
La notorietà generale presuppone una diffusione intensa e costante in un ambito geografico sufficientemente esteso del territorio nazionale, tale da rendere il segno conosciuto da una larga parte dei consumatori interessati.
La giurisprudenza più recente, in particolare, sottolinea che il preuso “di carattere generale” richiede un quid pluris rispetto al naturale effetto di conoscenza derivante dall’uso: occorre dimostrare che il segno non registrato sia effettivamente conosciuto e abbia acquisito, presso i consumatori interessati, un carattere distintivo; ciò può emergere, ad esempio, quando le vendite coprano una quota di mercato apprezzabile oppure quando il segno sia stato oggetto di campagne pubblicitarie non locali e di investimenti economici significativi, tali da attribuirgli un valore economicamente quantificabile nell’asset aziendale (Trib. Roma, XVII Sez. civ., ord. 26/07/2019, n. r.g. 00034940/2019).
È quindi fondamentale impostare sin dall’inizio una strategia probatoria coerente, raccogliendo elementi idonei a dimostrare (i) la tutela del segno secondo la normativa nazionale applicabile e (ii) la portata non puramente locale del suo uso, nonché i presupposti sostanziali della notorietà generale.
6) CHECK LIST OPERATIVA PRIMA DI AVVIARE I PROCEDIMENTI
FASE 1 — ANALISI: esistenza e azionabilità del diritto anteriore
Verifica lo status del diritto anteriore nelle banche dati ufficiali (UIBM, EUIPO, WIPO): registrato, in rinnovo, scaduto, rinunciato
Controlla la titolarità attuale e l'eventuale catena di cessioni: il soggetto che agisce deve essere il titolare iscritto a registro
Calcola le date chiave: data di deposito/registrazione del diritto anteriore e della domanda/marchio contestato, per verificare l'anteriorità e l'eventuale decorso del quinquennio (prova d'uso) o del quinquennio di tolleranza (art. 61 RMUE)
Mappa le classi e i prodotti/servizi effettivamente coperti dal diritto anteriore e dal marchio contestato, per individuare le aree di sovrapposizione
FASE 2 — ARGOMENTI: valutazione tecnico-giuridica
Seleziona il motivo più solido tra quelli dell'art. 8 RMUE (per l'opposizione) o degli artt. 59–60 RMUE (per la nullità), in base alle prove disponibili e alla tipologia di conflitto
Valuta la confondibilità in chiave realistica: pubblico di riferimento, grado di attenzione, elementi dominanti e distintivi, impressione complessiva (non "parola contro parola" — vedi il principio applicato nella decisione EUIPO C 69 364)
Scegli lo strumento corretto: opposizione se si è entro i 3 mesi dalla pubblicazione, nullità se il marchio è registrato. Considera eventuali alternative come la decadenza per non uso
FASE 3 — PROVE: predisposizione documentale
Prepara anticipatamente la prova d'uso del diritto anteriore (se registrato da oltre 5 anni): fatture, cataloghi, listini, materiale pubblicitario, screenshot e‑commerce, indagini di mercato — organizzati per classe, territorio e anno
Se il diritto è un marchio di fatto, raccogli la documentazione utile a dimostrare la portata non puramente locale dell'uso e la notorietà generale ai sensi del diritto nazionale applicabile
Verifica la coerenza dell'uso con il segno registrato: l'uso in forma sostanzialmente modificata rispetto alla registrazione può non essere idoneo
7) CONCLUSIONI
Nei conflitti tra segni, la tempestività è un fattore di tutela: quando possibile, l’opposizione consente di intervenire sulla domanda prima che diventi registrazione; la nullità resta un rimedio essenziale quando il marchio è già registrato o quando la finestra di opposizione è ormai chiusa.
In entrambi i casi, emerge un principio operativo: il titolare del diritto anteriore deve adottare un comportamento attivo per intercettare tempestivamente i depositi potenzialmente confliggenti e gestire il contenzioso in modo strategico.
In questo contesto, l’attivazione di un servizio di sorveglianza sul territorio di interesse è spesso lo strumento migliore.
Per valutare la praticabilità di un’opposizione o di una nullità e impostare un fascicolo probatorio coerente (inclusa la prova d’uso), può essere utile un’analisi preliminare strutturata sul caso concreto con il supporto di un professionista.
Nel triennio 2022–2025 Appunto ha gestito oltre 1.000 pratiche di registrazione marchi tra Italia e Unione Europea, con un tasso di successo del 98,15% (contro una media nazionale dell'86,22%) e nessun procedimento di opposizione concluso con una decisione di rigetto per i propri assistiti. Per i dati completi, consulta il Report risultati registrazione marchi 2022–2025.
FAQ
1) Quando conviene presentare opposizione invece della nullità?
Quando la domanda di MUE è pubblicata e si è ancora nei tre mesi utili, l’opposizione consente di bloccare la registrazione in via amministrativa, con costi iniziali inferiori rispetto alla nullità. Nel caso in cui un marchio sia stato già registrato, si può invece optare per la nullità.
2) Qual è il termine per proporre opposizione EUIPO?
Tre mesi dalla pubblicazione della domanda di MUE nel Bollettino.
3) Quanto costano le procedure davanti all’EUIPO (tasse ufficiali)?
Tassa per opposizione: Euro 320,00. Tassa per nullità: Euro 630,00.
4) Il “cooling-off” è obbligatorio? E quanto dura?
Sì, dopo l’esame di ammissibilità, l’EUIPO notifica l’opposizione e apre un periodo di due mesi per tentare una conciliazione tra le parti.
5) Che cos’è la prova d’uso e quando può essere chiesta?
È la richiesta della parte opposta di dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore nel quinquennio precedente alla domanda contestata. Può essere chiesta solo se il marchio anteriore è registrato da almeno cinque anni.
6) Quali documenti sono tipicamente utili per provare l’uso effettivo?
Documenti commerciali e di mercato (imballaggi, etichette, listini, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità, dichiarazioni, indagini di mercato, citazioni in elenchi e pubblicazioni di settore), selezionati e organizzata in modo coerente per territorio, periodo e prodotti/servizi.
7) Se la prova d’uso copre solo alcune classi/prodotti, cosa succede?
L’esame dell’opposizione (o della nullità basata su motivi relativi) si restringe ai prodotti/servizi per i quali l’uso risulta provato; in mancanza totale di prova, l’azione è respinta.
8) È possibile fondare opposizione o nullità su un marchio non registrato (marchio di fatto)?
Sì, ma a condizioni restrittive: occorre dimostrare la tutela secondo la normativa nazionale applicabile e un uso nella normale prassi commerciale con portata non puramente locale, rilevante alle date richieste dalla norma.
