Cosa fare se copiano il tuo marchio: breve guida alle azioni legali anti-contraffazione
- Appunto società tra Avvocati
- 5 mag
- Tempo di lettura: 6 min
Aggiornamento: 16 ore fa
Quali sono le principali azioni in caso di contraffazione del marchio
Hai scoperto che qualcuno ha usato il tuo marchio senza autorizzazione? Fortunatamente in Italia le azioni di contrasto alla contraffazione sono rapide ed efficaci.
Un esempio?
Abbiamo depositato il 12 dicembre presso la Sezione Specializzata in materia di Impresa di Bologna un ricorso cautelare ed il 24 gennaio (43 giorni dopo) abbiamo ottenuto un'ordinanza con la quale il giudice ha:
- INIBITO l'uso del marchio contraffatto;
- ordinato L'IMMEDIATA RIMOZIONE del marchio contraffatto da qualunque luogo fisico e online;
- fissato una PENALE di 500,00 Euro al giorno per ogni violazione.
In questa breve guida spieghiamo quali sono le azioni che si possono intraprendere in caso di contraffazione di marchio.
Sommario:
Schema di sintesi delle azioni di contrasto alla contraffazione
| |||
Presupposti | Condotta illecita |
| Condotta illecita |
Obiettivo | Indurre il contraffattore ad interrompere la condotta spontaneamente | Ottenere una misura cautelare: - Inibitoria - Sequestro - Descrizione - Penale | Ottenere una condanna ed il risarcimento del danno |
Tempistica | Immediata | Alcune settimane / mesi | Oltre 1 anno |
Dove | Al contraffattore | Tribunale (Sez. Spec.) | Tribunale (Sez. Spec.) |
Criticità | Se il contraffattore non adempie spontaneamente, è necessario agire con le altre azioni | - E' necessario agire entro pochi mesi dalla scoperta della contraffazione; - Non è possibile ottenere il risarcimento del danno senza introdurre successivamente la causa di merito | Tempistica lunga e costi |
Verifica dei requisiti di legge
Il primo passo consiste nell'identificare quale norma è stata violata dalla condotta di controparte e verificare se sussistono i requisiti di legge.
Ad esempio, nel caso un soggetto terzo stia utilizzando senza autorizzazione il tuo marchio registrato, ai sensi dell'art. 20 del Codice della Proprietà Industriale il titolare
“ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni".
Una ulteriore norma generalmente rilevante in questi casi è l'art. 2598 cc, che disciplina la concorrenza sleale.
Ne discende che, qualora un soggetto terzo stia utilizzando il tuo marchio senza autorizzazione per vendere prodotti o servizi affini, potrebbe trattarsi di contraffazione/concorrenza sleale.
Dopo aver verificato i requisiti di legge, è possibile agire contro il contraffattore.
Le principali azioni sono:
Esistono inoltre alcuni strumenti "minori", come ad esempio la segnalazione sulle singole piattaforme di e-commerce.
1) La lettera di diffida
Al fine di interrompere l’uso illegittimo di un marchio è possibile inoltrare una lettera di diffida con la quale si intima al contraffattore l’immediata cessazione dell’utilizzo del segno.
Questa ipotesi va valutata con attenzione perché:
1) dopo aver ricevuto la lettera di diffida il contraffattore potrebbe porre in essere delle azioni volte a "occultare" la contraffazione, vanificando eventuali misure cautelari successive come la descrizione (vedi sotto);
2) fissa in modo incontrovertibile il momento di scoperta della contraffazione, facendo decorrere il termine per iniziare un'azione cautelare (vedi sotto);
3) qualora i presupposti non siano stati verificati adeguatamente, potrebbe esporre ad accertamenti negativi (azioni giudiziali da parte del presunto contraffattore).
La lettera di diffida ha il vantaggio di essere poco costosa ed immediata.
Il suo limite consiste nel fatto che, se il contraffattore non adempie spontaneamente, è necessario introdurre le azioni che seguono per ottenere un ordine giudiziale.
In alternativa alla lettera di diffida (o successivamente, ma entro un breve lasso di tempo) è possibile introdurre un procedimento cautelare.
2) Il procedimento cautelare
L'ordinamento prevede la possibilità di ottenere, entro poche settimane o mesi, delle misure cautelari “d’urgenza” previste dal Codice della Proprietà Industriale: inibitoria, sequestro, descrizione, penale.
L’inibitoria e l’ordine di ritiro dal commercio in sede cautelare hanno lo scopo di impedire la produzione, l’uso e la commercializzazione di quanto costituisce violazione del diritto.
Il Giudice emette un ordine di divieto della commercializzazione dei prodotti con il marchio contraffatto che, se viene violato dal contraffattore, ha gravi conseguenze.
Il sequestro, invece, ha lo scopo principale di sottrarre dalla disponibilità del contraffattore gli oggetti che costituiscono violazione del diritto di privativa ed i relativi mezzi di produzione, oltre che finalità probatorie.
Il Giudice ordina all'Ufficiale Giudiziario di sequestrare i beni contraffatti.
La descrizione ha lo scopo di acquisire elementi probatori della contraffazione del marchio/modello/brevetto. Può consistere in un accesso "a sorpresa" presso la sede del contraffattore, con l'obiettivo di raccogliere la documentazione che dimostra la contraffazione (documenti contabili, fiscali, fotografie di packaging e prodotti, etc.)
La penale è un ordine giudiziale che obbliga il contraffattore a versare, in favore del titolare del diritto violato, una penale per ogni violazione successiva alla decisione del Giudice (o per ogni giorno di violazione).
Qualora l’obiettivo principale sia di interrompere l’utilizzo del segno che si ritiene contraffatto, lo strumento più efficace è generalmente la richiesta di una condanna inibitoria, con fissazione di una penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine giudiziale [1].
Questo strumento si rivela particolarmente efficace per il titolare in quanto, oltre alla cessazione immediata dell’illecito, scongiura l’aggravarsi degli effetti dannosi della violazione, riaffermando il regime di esclusiva del titolare del diritto violato.
Ha inoltre efficacia deterrente nei confronti del contraffattore poiché rafforzato da misure indirette di coercizione, come la sanzione penale per la sua violazione.
Requisiti del procedimento cautelare
Per ottenere una misura cautelare è necessario che sussistano i requisiti del fumus boni iuris (la richiesta deve essere apparentemente fondata "a prima vista") e del periculum in mora (deve esserci un urgenza).
Il fumus boni iuris consiste nella verosimiglianza e plausibilità della domanda proposta; le misure cautelari in oggetto potranno quindi essere disposte quando, a seguito di una cognizione sommaria, il giudice ritenga verosimile l’esistenza del diritto che il ricorrente chiede essere tutelato e la violazione del diritto. In altri termini, è necessario dimostrare un principio di fondatezza della propria domanda. Nel caso si tratti di una contraffazione di marchio, il giudice dovrà valutare se i marchi siano confondibili.
Il periculum in mora in termini generali consiste nel pericolo concreto che il diritto del ricorrente possa essere pregiudicato se non si interviene rapidamente.
In altri termini deve potersi ravvisare un pericolo da tardività, ossia è necessario prospettare che il tempo necessario per arrivare alla conclusione della causa di merito sia pregiudizievole per il proprio diritto (e, pertanto, viene “giustificata” la richiesta di una misura d’urgenza).
Il requisito del periculum in mora deve essere sempre accertato nel caso concreto e potrebbe essere ritenuto insussistente ogni qualvolta sia trascorso un rilevante lasso di tempo tra la scoperta dell’evento lesivo e l’esercizio dell’azione cautelare, in quanto situazione incompatibile con la caratteristica dell’irreparabilità del pregiudizio che giustificherebbe l’adozione di misure urgenti.
3) La causa di merito civile
Chiunque ritenga di essere vittima di una contraffazione può introdurre una causa di merito; questa può essere proposta direttamente, oppure può seguire la lettera di diffida o il procedimento cautelare.
La causa di merito è generalmente volta ad ottenere il risarcimento del danno, oltre all'accertamento da parte del giudice che vi sia effettivamente stata una condotta illecita.
Il Giudice nomina generalmente un consulente tecnico che ha il compito di quantificare il danno da contraffazione.
Rispetto al procedimento cautelare, questo strumento ha lo svantaggio di avere delle tempistiche e dei costi maggiori.
Conclusioni
L'ordinamento italiano mette a disposizione diversi strumenti per contrastare la contraffazione, tra i quali spicca per efficacia il procedimento cautelare.
La lettera di diffida può essere uno strumento con un buon rapporto costo/benefici, ma va valutato con attenzione (vedi sopra).
Se l'obiettivo è obbligare la controparte ad interrompere immediatamente la contraffazione, lo strumento idoneo è il procedimento cautelare.
Se l'obiettivo è ottenere il risarcimento del danno e/o l'accertamento della contraffazione, è necessario introdurre una causa di merito.
Questo testo ha l'obiettivo di fornire solo alcune informazioni di base ed un inquadramento di carattere generale a chi ritiene di aver subito delle contraffazioni. Di conseguenza, alcuni concetti sono stati semplificati: la materia è estremamente delicata e suggeriamo di rivolgersi sempre ad un Avvocato esperto in diritto industriale.
Appunto società tra Avvocati a r.l.
[1] La tutela inibitoria dei diritti di proprietà industriale è prevista, in particolare, dagli articoli 124 e 131 del CPI, ove la prima norma disciplina l’inibitoria c.d. definitiva (o di merito), e la seconda l’inibitoria cautelare, oggetto di esame.
In particolare, l’articolo 131, al primo comma, CPI, prevede che il titolare di un diritto di proprietà industriale possa chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto. Più precisamente, il titolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità.
