Le dimensioni contano: una parola identica non basta per contestare il marchio altrui (nullità marchio EUIPO). Spunti per creare marchi difendibili.
- Appunto società tra Avvocati
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L'Ufficio respinge la domanda di nullità di marchio EUIPO; in parte perché procedimentalmente irricevibile e, in ogni caso, perché l’unica parola in comune tra i marchi...
«...si colloca in una posizione e presenta dimensioni del tutto differenti, posto che nel MUE anteriore è riprodotto in dimensioni talmente ridotte da risultare illeggibile» (decisione di annullamento EUIPO n. C 69 364).
Scarica qui la decisione di annullamento EUIPO n. C 69 364 del 4/02/2026:
Questa decisione sulla nullità del marchio EUIPO ribadisce che:
la procedura è essenziale;
conta l'impressione complessiva data dal marchio, non le singole parole che lo compongono.
La decisione EUIPO C 69 364 (appena pubblicata, il 04/02/2026) è un "caso di scuola" perché ripercorre alcuni principi generali in tema di marchi.
Proprio per questo la decisione assume rilievo anche a monte, nella fase di ideazione del marchio: i principi richiamati dall’EUIPO consentono di ragionare su come costruire segni più difendibili, come si vedrà nelle conclusioni.
Sommario
Principio 1 — Il diritto anteriore va identificato al momento della proposizione della domanda
Principio 2 — I motivi non si ampliano in corso di causa
Principio 3 — Se poni alla base della domanda un marchio non registrato, l’onere di allegazione e prova è “pesante”
Principio 4 — La prova d’uso non si chiede prima dei cinque anni
Principio 5 — Valutazione complessiva e interdipendenza dei fattori
Principio 6 — La somiglianza dei prodotti è condizione necessaria
Principio 7 — Dominanza e percettibilità: l’elemento comune “minuscolo” non genera confusione
FAQ
1) Fatti essenziali e “perimetro decisionale”
Veniva proposta domanda di nullità contro un marchio UE figurativo per prodotti/servizi in più classi (in particolare 29, 31, 35, 40, 43).
La base di opposizione dichiarata era l’art. 60(1)(a) RMUE in combinato con art. 8(1)(a) e 8(1)(b) RMUE, fondandosi su un marchio UE anteriore.
Nel corso del procedimento, la parte richiedente ha tentato di:
inserire un ulteriore diritto anteriore (un segno nazionale di fatto);
aggiungere nuovi motivi (decettività e malafede);
sostenere, inoltre, il tema del mancato uso del marchio contestato.
I titolari del marchio venivano difesi dai professionisti di Appunto società tra Avvocati: Avv. Matteo Maggio e Avv. Riccardo Bianchi.
2) Principi di diritto “procedurali”: la domanda si cristallizza al deposito
Principio 1 — Il diritto anteriore va identificato al momento della proposizione della domanda
La domanda deve contenere l’identificazione del diritto anteriore su cui si basa. Se il richiedente prova a introdurre un diritto ulteriore dopo il deposito, la domanda è respinta per irricevibilità nella parte che si fonda su quel nuovo diritto.
Principio 2 — I motivi non si ampliano in corso di causa
La domanda deve contenere i motivi (cioè le specifiche disposizioni del RMUE invocate). La parte può semmai limitare i motivi, ma non può ampliarli durante il procedimento. Se tenta di farlo, l’Ufficio dichiara l’azione irricevibile per la parte eccedente.
Principio 3 — Se poni alla base della domanda un marchio non registrato, l’onere di allegazione e prova è “pesante”
L’EUIPO evidenzia cosa manca tipicamente quando si invoca un segno nazionale di fatto:
prova dell’uso nella normale prassi commerciale;
prova di una portata non puramente locale (parametro letto alla luce del diritto UE);
prova dell’acquisizione, esistenza attuale, estensione della protezione;
indicazione chiara della legge nazionale invocata (nel caso in esame: marchio di fatto in Italia) e produzione delle fonti pertinenti (legge, giurisprudenza).
Principio 4 — La prova d’uso non si chiede prima dei cinque anni
In annullamento, la richiesta di prova d’uso effettivo opera solo per marchi registrati da oltre cinque anni.
Se il quinquennio non è decorso, la contestazione sul mancato uso è irricevibile.
3) Principi di diritto “di merito”: il rischio di confusione è basato su una valutazione complessiva (non “parola contro parola”)
Principio 5 — Valutazione complessiva e interdipendenza dei fattori
Il rischio di confusione dipende da una valutazione globale, in cui interagiscono:
somiglianza dei segni;
somiglianza dei prodotti/servizi;
carattere distintivo del marchio anteriore;
elementi distintivi e dominanti;
pubblico di riferimento e grado di attenzione.
Principio 6 — La somiglianza dei prodotti è condizione necessaria
L’EUIPO chiarisce che, dove i prodotti/servizi sono dissimili in radice, il rischio di confusione è escluso.
Principio 7 — Dominanza e percettibilità: l’elemento comune “minuscolo” non genera confusione
Qui sta il cuore del caso.
L’unico elemento comune era “GAGANG”. Ma nel marchio anteriore “GAGANG” è inserito in una parte grafica secondaria, con dimensioni ridotte, al punto da essere appena percettibile. Nel marchio contestato è comunque subordinato agli elementi dominanti.
L’EUIPO arriva a una conclusione sostanziale: la presenza di “GAGANG” nel marchio anteriore è sostanzialmente trascurabile in ottica comparativa, perché non incide davvero su:
aspetti visivi (confondibilità visiva);
ritmo/sonorità (confondibilità fonetica);
contenuto semantico (confondibilità concettuale).
Principio 8 — Peso della parte iniziale + tendenza all’abbreviazione
L’EUIPO richiama due costanti di esperienza:
il consumatore tende a focalizzarsi sulla parte iniziale del segno;
tende ad abbreviare marchi lunghi e a pronunciare solo gli elementi dominanti.
Effetto pratico nel caso:
è improbabile che nel marchio anteriore venga pronunciato proprio l’elemento più piccolo e marginale (“GAGANG”);
è più probabile che il pubblico richiami gli elementi dominanti (“CAROFIGLIO”, oppure “BOUTIQUE / BOUTIQUE DEI FRUTTI DI MARE”).
4) Conclusioni e suggerimenti per chi deve creare un nuovo marchio
Questa decisione permette di formulare alcuni consigli utili anche per chi deve creare un nuovo marchio:
Elemento distintivo dominante: non basare il marchio su una parola “debole” o già diffusa. Se l’elemento principale non è distintivo, sarà più difficile difenderlo in contenzioso.
Gerarchia grafica: dimensioni, posizione e leggibilità fanno la differenza. Evitare testi minuscoli o “di contorno”: ciò che è quasi illeggibile è quasi indifendibile.
Coerenza tra parole e immagini: costruire un’impressione complessiva chiara, con uno o due elementi realmente memorabili. Troppa decorazione disperde la tutela.
Copertura classi realistica: depositare ciò che verrà effettivamente commercializzato con l'applicazione del marchio. Classi “a tappeto” aumentano attrito e punti d’attacco senza portare valore.
Prospettiva contenzioso: domanda chiave: “se un concorrente usa la mia parola, posso dimostrare che è l’elemento dominante che il pubblico nota e pronuncia nel mio marchio?”. Se la risposta è no, il marchio va riprogettato.
2 è meglio di 1: se il marchio include una parte grafica elaborata, slogan, descrizioni e claim valutare anche un deposito “core” più pulito e forte che contiene solo l'elemento centrale della tua comunicazione: potrebbe essere più facile da difendere in contenzioso.
In sintesi: se l’elemento che si vuole difendere non è quello che il pubblico vede, pronuncia e ricorda, il problema non nasce in giudizio, ma nella progettazione del marchio.
Appunto Società tra Avvocati a rl
FAQ
1) “Una parola uguale” può bastare per vincere una nullità EUIPO?
No. Tuttavia, se quella parola è dominante e percepita nel segno (e se sono rispettati gli ulteriori requisiti) possono esserci buone possibilità.
Se invece l’elemento comune è marginale o quasi illeggibile, difficilmente la domanda verrà accolta.
2) Perché le dimensioni e la posizione contano davvero?
Perché incidono sulla percettibilità. Se il consumatore non “vede” (o non nota) l’elemento comune, quell’elemento non può ingenerare un rischio di confusione tra i marchi.
3) Posso aggiungere un nuovo diritto anteriore dopo aver depositato la domanda?
No: l’EUIPO dichiara la domanda irricevibile nella parte basata su diritti introdotti dopo il deposito.
4) Posso aggiungere nuovi motivi (malafede, decettività) in corso di causa?
No: l’EUIPO non consente di ampliare i motivi durante il procedimento, a pena di irricevibilità.
5) Quando posso chiedere la prova d’uso in annullamento?
Solo se il marchio è registrato da oltre cinque anni.
6) Se i prodotti/servizi sono diversi, posso comunque far valere confusione?
In linea generale no: la somiglianza dei prodotti/servizi è una condizione necessaria. Senza, la confusione non viene considerata.
7) Come si valuta la somiglianza tra segni complessi (con loghi, colori e molte parole)?
Con una valutazione complessiva, pesando elementi dominanti e distintivi. I dettagli secondari contano poco, specie se non incidono sulla memoria del consumatore.
8) Cosa significa “il consumatore percepisce il marchio come un tutt’uno”?
Che non fa un confronto analitico elemento per elemento: ragiona per impressione globale e per memoria imperfetta (nello specifico: non si comparano i marchi, ma il ricordo che il consumatore ha del marchio).
9) Se l’elemento comune è in fondo al segno, è sempre irrilevante?
Non sempre, ma spesso è più debole, perché la parte iniziale del marchio ha una forte influenza percettiva e il pubblico tende a citare ciò che vede per primo.
10) Perché spesso la fonetica non coincide con l'aspetto visivo?
Perché si pronunciano gli elementi dominanti, mentre i secondari (specie se poco visibili) vengono omessi. Inoltre i marchi lunghi vengono abbreviati.
11) Qual è il vero insegnamento per chi deposita oggi?
Non costruire un marchio dove l’elemento “chiave” è secondario o debole.
Se vuoi tutela forte, serve una capacità distintiva chiara e coerente.
