McDonald's vs Mc Dino's: è contraffazione. I rischi di utilizzare un segno confondibile con un marchio celebre
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Secondo i giudici, solo McDonald’s può usare il prefisso “Mc” per i suoi panini
“Mc Dino’s” come insegna, “Mc Burger” nel menù e “McDrive” per il servizio drive-through: tuttavia non si tratta della celebre catena di fast-food americana, ma di una panineria di Vico del Gargano. Tale scelta di naming non è passata inosservata e McDonald’s ha deciso di portare la vicenda in tribunale.
Con la sentenza n. 1960/2026, il Tribunale di Bari ribadisce un principio tanto noto quanto spesso trascurato da chi fa impresa: per integrare la contraffazione non è necessaria la copia integrale di un marchio. A volte, infatti, può essere sufficiente anche un singolo elemento, quando questo sia dotato di una forza evocativa tale da indurre il consumatore ad associare il segno ad una differente impresa d'origine dei prodotti e dei servizi.
Il caso in esame rappresenta un precedente significativo per la prassi commerciale e giurisprudenziale, offrendo indicazioni concrete sui rischi connessi a strategie di branding che si collocano nella scia di marchi celebri e sulle responsabilità che ne possono derivare sotto il profilo civilistico.
1. La vicenda: McDonald’s e Mc Dino’s
L'11 maggio 2022 McDonald's invia alla ditta individuale una formale diffida stragiudiziale, intimando la cessazione dell'uso dei segni contestati a Vico del Gargano (FG), dove opera una panineria che impiega il prefisso "Mc" come insegna "Mc Dino's", oltre che per i propri panini ("Mc Burger") e per il servizio d'asporto ("McDrive"). A fronte della mancata, concreta cessazione — la ditta si limita a modificare la propria denominazione, continuando però a utilizzare i segni in contestazione — nel marzo 2024 la vicenda approda dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Bari.
La ditta convenuta, pur regolarmente citata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 2 ottobre 2024. La sentenza è dunque resa in contumacia.
2. La famiglia di marchi McDonald’s
Come emerge dalla sentenza e come riscontrabile anche sulla banca dati Tmview, McDonald's International Property Company, Ltd. è titolare di una vasta famiglia di marchi registrati, sia a livello nazionale che dell'Unione Europea, tutti accomunati dal prefisso "Mc" o "Mac".
McDONALD´S, marchio figurativo dell’Unione Europea n. 000062521, depositato il 25/03/1996 e rinnovato nel 2026, per le Classi 25 (articoli di abbigliamento, scarpe cappelleria), 28 (giocattoli), 29 (Alimenti a base di carne, maiale, pesce e pollame, panini imbottiti a base di carne, dolci etc..), 30 (Panini imbottiti, panini imbottiti a base di carne, panini imbottiti a base di carne di maiale, panini imbottiti a base di pesce, panini imbottiti a base di pollo, caffè, dolci etc…), 31, 32, 35, 41 e 42 (Servizi nell'ambito della/riguardanti la gestione aziendale e la gestione in franchising di ristoranti, locali o servizi di altro genere, che offrono cibi e bevande pronti per il consumo e per strutture "drive-in"; preparazione e fornitura di cibi da asporto etc…).
McDONALD´S, marchio denominativo dell’Unione Europea n. 000062497, depositato il 25/03/1996 e rinnovato nel 2026, per le Classi 25 (articoli di abbigliamento, scarpe cappelleria), 28 (giocattoli), 29 (Alimenti a base di carne, maiale, pesce e pollame, panini imbottiti a base di carne, dolci etc..), 30 (Panini imbottiti, panini imbottiti a base di carne, panini imbottiti a base di carne di maiale, panini imbottiti a base di pesce, panini imbottiti a base di pollo, caffè, dolci etc…), 31, 32, 35, 41 e 42 (Servizi nell'ambito della/riguardanti la gestione aziendale e la gestione in franchising di ristoranti, locali o servizi di altro genere, che offrono cibi e bevande pronti per il consumo e per strutture "drive-in"; preparazione e fornitura di cibi da asporto etc…).
“Mc”, marchio denominativo dell’Unione Europea n. 010392835, depositato il 04/11/2011 e successivamente rinnovato nel 2021, per le Classi 29 (Nuggets di pollo) e 30 (Sandwich, Panini imbottiti di carne, Panini con carne di maiale, Panini imbottiti contenenti pesce, Panini imbottiti contenenti pollo);
"BIG MAC", marchio denominativo nazionale italiano n. 35390C/77, depositato il 30/12/1977 e da ultimo rinnovato con domanda n. 362017000009833, per le Classi 29 e 30;
"McDrive", marchio denominativo nazionale n. 40556C/89, depositato il 06/07/1989 e rinnovato con domanda n. 362019000032819, per la Classe 42.
"McBURGER", marchio denominativo nazionale italiano n. 32723C/88, depositato in data 11/01/1988 e rinnovato con domanda n. 362018000000700, per le Classi 30 e 42;
"McCHICKEN", "McNUGGETS", "McCAFE", "McItaly", "McWRAP", "McRIB", "McAngus" e numerosi altri marchi, tutti regolarmente registrati.
McDonald’s, dunque, risulta essere titolare di una vasta gamma di marchi registrati caratterizzati dal prefisso "Mc", utilizzati per contraddistinguere prodotti alimentari e servizi di ristorazione.
Secondo il Tribunale di Bari, nella fattispecie, si è in presenza di una vera e propria “famiglia di marchi”.
Con tale espressione ci si riferisce ad un gruppo di marchi che hanno una caratteristica comune, così famosa e rinomata da essere immediatamente riconoscibile dal pubblico dei consumatori, che identifica la comune, unica origine. Tali marchi sono, dunque, composti e usati in modo tale che i consumatori associno una comune origine non solo ai singoli marchi, ciascuno nella sua interezza, ma alla comune radice che caratterizza tutti i componenti della famiglia.
L’identificazione di una famiglia di marchi non è subordinata esclusivamente a requisiti quantitativi, relativi al numero dei segni che ne fanno parte, ma richiede anche una valutazione qualitativa, strettamente connessa al livello di notorietà presso i consumatori e all’aspettativa di questi ultimi di trovarsi di fronte a marchi riconducibili ad un unico titolare.
Per il Tribunale di Bari, l’adozione da parte di un soggetto terzo di un marchio a componente “Mc”, soprattutto se utilizzato in relazione ad un servizio di ristorazione , è idonea a indurre in errore il consumatore, portandolo a ritenere che il terzo faccia un uso del segno autorizzato dal titolare della famiglia di marchi.
L'esistenza e la tutelabilità della "famiglia Mc" non sono una costruzione isolata del Tribunale di Bari, ma trovano un precedente unionale, espressamente richiamato in motivazione: con la sentenza 5 luglio 2016, causa T-518/13, il Tribunale UE ha riconosciuto in capo a McDonald's una famiglia di marchi caratterizzata dall'unione del prefisso "Mc" (o "Mac") con il nome di un prodotto, di un servizio o di una voce di menu, affermando altresì l'irrilevanza della differenza tra "Mac" e "Mc", percepiti dal pubblico come pressoché identici. Il prefisso, in quella sede, è stato ritenuto esclusivamente associato a McDonald's, sì che il suo impiego da parte di terzi è idoneo a ricondurre il segno nella famiglia attorea.
3. Rischio di confusione per il consumatore medio
Il Tribunale esamina poi la confondibilità tra i segni, adottando il metodo prescritto dalla giurisprudenza di legittimità: una valutazione globale e sintetica, che tiene conto della somiglianza visiva, auditiva e concettuale, nonché dell'impressione complessiva prodotta nel consumatore medio.
Sul caso concreto, la confondibilità tra "Mc Dino's" e i marchi McDonald's appare evidente su più fronti:
Identità/affinità dei servizi → Entrambe le imprese offrono servizi di ristorazione e prodotti alimentari;
Identità/somiglianza tra i segni → Il segno "Mc Dino's" riproduce pedissequamente il prefisso "Mc", che è il nucleo fondamentale di tutta la famiglia McDonald's. L'aggiunta della componente verbale "Dino's" non elimina il rischio di confusione, ma anzi ricalca lo schema dei marchi della società statunitense(Mc + termine di fantasia), rinforzando paradossalmente l'impressione di appartenenza alla famiglia McDonald's.
Mcdonald’s come marchio forte → Il carattere “forte” dei marchi in questione, dovuto all’assenza di qualsiasi collegamento fonetico, grafico, verbale o concettuale con i prodotti o i servizi offerti, comporta una tutela particolarmente intensa. Una tutela che si estende anche a quelle varianti che, pur presentando elementi di originalità, mantengono intatta l’identità sostanziale del nucleo distintivo del marchio, risultando così ugualmente illegittime.
4. Rinomanza del marchio McDonald’s
Secondo il Tribunale di Bari, l’uso del segno “Mc Dino’s” da parte della panineria pugliese costituisce una forma di illegittimo sfruttamento della rinomanza dei marchi registrati anteriori, idonea sia a trarre un vantaggio indebito dalla loro forza attrattiva, sia a diluirne il carattere distintivo (art. 20, comma 1, lett. c), c.p.i. e dell’art. 9, par. 2, lett. c), del Regolamento UE 2017/1001).
Il pregiudizio al carattere distintivo di un marchio che gode di notorietà (c.d. diluizione) si manifesta quando viene indebolita la sua capacità di identificare in modo immediato e univoco i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato.
Diversamente, il vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà del marchio (c.d. parassitismo), non si ricollega tanto al danno subito dal titolare del marchio noto, quanto al beneficio competitivo conseguito dal terzo che utilizza un segno identico o simile. Tale vantaggio si realizza quando l’immagine, i valori o le caratteristiche del marchio celebre vengono trasferiti sul segno successivo, consentendo al terzo di sfruttarne la capacità attrattiva senza aver sostenuto autonomi investimenti né corrisposto alcuna remunerazione.
5. L’uso dell’insegna e il principio di unitarietà dei segni distintivi
L’illiceità della condotta della convenuta assume rilievo non soltanto con riferimento all’uso del segno “Mc Dino’s” quale marchio di fatto, ma anche in relazione al suo utilizzo come insegna.
In applicazione del principio di unitarietà dei segni distintivi di cui all’art. 22, comma 1, c.p.i., è infatti preclusa l’adozione, come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o nome a dominio, di un segno uguale o simile all’altrui marchio qualora, in presenza di identità o affinità tra le attività d’impresa, possa determinarsi un rischio di confusione o di associazione tra i segni.
Nel caso di specie, il Tribunale di Bari ha ritenuto che l’adozione dell’insegna “Mc Dino’s” sia idonea a generare un concreto rischio di confusione tra l’insegna della convenuta e i marchi registrati dell’attrice.
6. Concorrenza sleale ai danni di McDonald’s e risarcimento del danno
Da ultimo, il Tribunale di Bari ha ritenuto che l’utilizzo del segno “Mc Dino’s” integri una fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., in quanto confusorio e volto a trasferire indebitamente sull’attività della convenuta i valori distintivi e reputazionali propri dell’impresa titolare del marchio notorio, consentendo alla convenuta di conseguire un ingiustificato vantaggio competitivo.
Pur accertando contraffazione e concorrenza sleale, il Tribunale rigetta integralmente la domanda di risarcimento.
La ragione è probatoria: l'attrice ha allegato di aver subito un danno, ma non ha fornito elementi specifici idonei a quantificarlo, né ha provato la presenza, sul territorio in cui opera la convenuta, di punti vendita autorizzati la cui clientela possa essere stata effettivamente sviata.
Da questa premessa discendono due conseguenze: l'impossibilità di liquidare il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. -non potendo l'equità sopperire all'inerzia probatoria del danneggiato (Cass. n. 25696/2024)- e l'esclusione della retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i., ricondotta anch'essa all'«assenza di un danno risarcibile».
Proprio quest'ultimo passaggio merita una riflessione. Ancorare il diniego della retroversione degli utili alla mancata prova del danno presuppone una concezione meramente risarcitoria del rimedio, come semplice modalità di liquidazione del lucro cessante. Tale lettura è però in tensione con la ratio dell'istituto, di derivazione unionale (Direttiva 2004/48/CE), e con lo stesso dato testuale dell'art. 125, comma 3, c.p.i., che riconosce la restituzione degli utili in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento: se gli utili possono eccedere il danno, subordinarne la restituzione alla prova del danno appare contraddittorio. In questa prospettiva la retroversione si atteggia a rimedio di natura restitutoria, volto a neutralizzare l'arricchimento del contraffattore a prescindere dal pregiudizio patito dal titolare.
Va però osservato che, nel caso concreto, l'esito potrebbe comunque reggere su una diversa motivazione: la retroversione presuppone pur sempre la prova degli utili conseguiti dal contraffattore, utili che -a fronte di una micro-impresa individuale operante in un piccolo comune e rimasta contumace- l'attrice non risulta aver dimostrato. Il risultato appare dunque condivisibile; meno persuasivo è il percorso argomentativo che vi conduce.
7. Dispositivo della sentenza
Con la sentenza n. 1960/2026, il Tribunale di Bari ha disposto:
l’accertamento della contraffazione e della concorrenza sleale in relazione ai segni “Mc Dino’s”, “McDrive” e “Mc Burger”;
l’inibitoria dall’uso, in qualsiasi forma e modalità, di segni contenenti il prefisso “Mc”, su tutto il territorio dell’Unione europea, anche online;
l’applicazione di una penale pari a € 500,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente accertata e a € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento, a decorrere dalla notifica della sentenza;
la pubblicazione del dispositivo della sentenza, a cura dell’attrice e a spese del convenuto, su un quotidiano a scelta tra La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Corriere della Sera e La Repubblica;
la condanna alle spese di lite.
8. Conclusioni: cosa insegna la vicenda “Mc Dino’s”
La sentenza del Tribunale di Bari n. 1960/2026 conferma e consolida un orientamento giurisprudenziale ormai ben radicato: i marchi dotati di rinomanza, specie quando inseriti in una riconoscibile "famiglia", godono di una protezione più ampia, che va ben oltre la semplice confondibilità tra segni.
Se stai avviando un'attività commerciale o stai definendo l'identità del tuo brand, questa sentenza contiene indicazioni preziose che vale la pena tenere a mente.
Verifica che il segno che hai scelto come marchio non sia identico o simile a un marchio anteriore registrato, soprattutto se si tratta di un marchio rinomato.
Ricorda che la tutela del marchio copre ogni segno distintivo dell'impresa. Ditta individuale, ragione sociale, insegna, nome a dominio, profili social sono elementi che rientrano nel perimetro di protezione del marchio, in forza del principio di unitarietà dei segni distintivi sancito dall'art. 22 CPI. Scegliere un nome per la propria attività significa sceglierlo su tutti questi fronti contemporaneamente.
Non ignorare mai una diffida proveniente da un competitor.
La scelta del nome commerciale è un atto di libertà imprenditoriale, ma richiede consapevolezza dei limiti imposti dal diritto dei marchi. Muoversi entro questi confini significa tutelare il proprio investimento e ridurre il rischio di contenziosi.
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