Marchio debole? No, grazie! Ecco come creare un marchio forte.
- Appunto società tra Avvocati
- 25 lug 2025
- Tempo di lettura: 4 min
Quando la registrazione non basta a tutelare un marchio c.d. "debole" dotato di scarsa distintività.
(European Union Intellectual Property Office, Opposition Division, Decisione del 19/02/2024 resa nel procedimento di opposizione n. B3198517)
Molti imprenditori vedono la registrazione del proprio marchio come una garanzia assoluta contro le imitazioni da parte dei concorrenti. Questa convinzione è sicuramente corretta quando il segno è dotato di una spiccata originalità. Dobbiamo però considerare che è importante evitare di incorrere nella registrazione di segni deboli. Infatti non tutti i marchi registrati sono uguali: per alcuni la protezione legale è più efficace che per altri. Se un marchio è debole—perché troppo generico o descrittivo — è più difficile da difendere con successo.
Questo inevitabilmente riduce la sua capacità di garantire un'esclusiva sul mercato e, dunque, di poter impedire alle imprese concorrenti di utilizzare segni simili per contraddistinguere i propri prodotti.
Allora cosa bisogna fare per evitare che ciò accada? La soluzione è quella di creare e registrare un marchio forte, composto da elementi figurativi e verbali dotati di un alto grado di distintività che non descrivano in alcun modo i prodotti e servizi commercializzati con il marchio o una loro qualità o caratteristica.
In questo articolo, analizzeremo perché la scelta di un marchio forte è fondamentale per garantire una tutela efficace e quali sono i pericoli legati alla registrazione di segni dotati di scarsa distintività.
SOMMARIO
Marchio forse Vs Marchio debole: quali sono le differenze
La distinzione tra marchio forte e marchio debole non è espressamente disciplinata dal legislatore, ma è stata elaborata dalla giurisprudenza e dalla dottrina.
In generale, si definisce come “marchio forte” quel segno dotato di elevata capacità distintiva. Si tratta di quei marchi che non presentano un’immediata connessione logica o corrispondenza semantica con i prodotti o i servizi che contraddistinguono (es: il segno della mela morsicata per i prodotti di elettronica della Apple, oppure un ipotetico marchio "Pingomodo" per la commercializzazione di sedute).
Al contrario, è definito “marchio debole” un segno dotato di una scarsa e limitata capacità distintiva, in quanto composto da elementi considerati generici e/o descrittivi dei prodotti e servizi (es: il marchio "Poltrone" per la commercializzazione di sedute).
È opportuno ricordare che un segno qualificato come marchio debole può comunque essere registrato, ma la tutela derivante dalla registrazione sarà in concreto meno efficace.
Il livello di protezione di un marchio, infatti, dipende in parte anche dalla sua distintività: più un marchio è unico e riconoscibile, maggiore sarà la sua capacità di essere memorizzato nella mente dei consumatori come un elemento autonomo e distinto dal prodotto o servizio contrassegnato.
Caso pratico di minore tutela di un marchio debole
Sebbene non espressamente disciplinata dal legislatore, la distinzione tra marchi deboli e marchi forti ha importati ripercussioni nelle decisioni sia degli Uffici Marchi, sia dei giudici, chiamati a pronunciarsi sulla confondibilità tra due marchi in conflitto.
In caso di contestazione avente ad oggetto due marchi che presentino elementi di somiglianza, infatti, è sufficiente una piccola variazione o aggiunta al marchio successivo per escludere il rischio di confusione con il marchio debole anteriore.
In una recente decisione del 19/02/2024, resa all’esito del procedimento di opposizione n. B3198517, l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) ha, infatti, riconosciuto che:
Where the signs coincide in an element with a below-average distinctive character for the goods or services at issue, this coincidence does not necessarily lead to a finding that there is such a likelihood. Indeed, the overlap in an element with reduced distinctiveness has a limited impact in the global assessment of the likelihood of confusion. (Trad. "Quando i segni coincidono per un elemento con un carattere distintivo inferiore alla media per i beni o servizi in questione, tale coincidenza non porta necessariamente a ritenere che esista un rischio di confusione. Infatti, la sovrapposizione di un elemento con scarsa distintività ha un impatto limitato nella valutazione globale del rischio di confusione").
Sulla base della scarsa distintività del marchio posto alla base dell’opposizione alla domanda di registrazione del marchio, l’EUIPO ha infatti rigettato le contestazioni di controparte sulla somiglianza tra i segni, consentendo la registrazione del marchio successivo (di cui APPUNTO STARL ha curato il deposito della domanda e la conseguente difesa nel procedimento di opposizione).
Conclusione: consigli per creare un marchio forte
Per godere di una tutela giuridica più efficace, è dunque preferibile registrare un marchio forte. Ciò significa che già al momento dell’ideazione e creazione del proprio marchio è necessario tenere a mente quali elementi possono essere considerati di scarsa distintività.
Ad esempio, per creare un marchio forte è consigliabile utilizzare dei termini di fantasia (es. Adidas), inventare una nuova parola attraverso la combinazione di più parole (es. Facebook) o creare una composizione articolata in più elementi figurativi e grafici che non devono essere né generici né descrittivi dei prodotti e dei servizi o laudativi delle loro qualità.
Appunto Starl
