Registrazione marchio: come scegliere i prodotti e servizi secondo la Classificazione di Nizza
- Appunto società tra Avvocati
- 3 giorni fa
- Tempo di lettura: 7 min
La scelta dei prodotti e servizi secondo la Classificazione di Nizza definisce l’effettivo perimetro di tutela della registrazione marchio.
La migliore strategia di deposito: "La Struttura ad albero" di Appunto.
La registrazione di un marchio non attribuisce un diritto “assoluto” sul segno.
L'esclusiva è infatti conferita solo in relazione ai prodotti e ai servizi indicati nella domanda di registrazione.
Una selezione non ottimale della lista dei prodotti e dei servizi comporta, nella prassi, conseguenze molto concrete:
costi inutili;
protezione incompleta per prodotti/servizi strategici;
esposizione a contestazioni, anche in sede contenziosa.
L’obiettivo di questa guida è fornire un criterio operativo per impostare correttamente la scelta delle classi di Nizza e dei prodotti e servizi per la registrazione del marchio.
Sommario
1) Classificazione di Nizza: cosa è e perché incide sulla tutela
La Classificazione di Nizza organizza i prodotti (classi 1–34) e i servizi (classi 35–45) ai fini del deposito dei marchi.
Sotto il profilo sostanziale, la classificazione costituisce il quadro di riferimento entro il quale vengono collocate le rivendicazioni. La tutela che deriva dalla registrazione è, infatti, correlata ai prodotti/servizi rivendicati ed è tanto più efficace quanto più:
il perimetro è coerente con l’attività;
le rivendicazioni sono identificabili e armonizzate;
la distinzione tra prodotti e servizi è impostata correttamente.
2) Gli errori più frequenti (e come evitarli)
Errore 1 - Rivendicazioni eccessivamente estese ("inserire tutto")
L’estensione indiscriminata delle classi e delle voci rivendicate non garantisce, di per sé, un incremento della tutela.
Al contrario, può determinare:
aumento dei costi (ogni classe aggiuntiva ha un costo in tasse);
aumento dei possibili profili di conflitto (ogni classe aggiuntiva può interferire con altre registrazioni);
maggiore complessità nella gestione e la difesa del marchio.
decadenza per non uso (dopo 5 anni di non uso, la domanda decade per quei prodotti/servizi)
Indicazione operativa: rivendicare ciò che è effettivamente (o imminentemente) commercializzato con l'utilizzo del marchio.
Errore 2 — Confondere prodotti e servizi
È frequente sovrapporre ciò che si vende (prodotto) con ciò che si eroga (servizio) o con il canale commerciale.
Esempio: cosmetici (prodotto) e vendita online di cosmetici (servizio) sono piani distinti.
Indicazione operativa: separare “prodotto”, “servizio” e “modalità di commercializzazione”.
Errore 3 — Gestire in modo superficiale la classe 35
Quando l’attività include servizi di vendita al dettaglio/online, promozione e attività commerciali strutturate (ad esempio retail, marketplace, franchising), la classe 35 deve essere impostata con attenzione.
Indicazione operativa: valutare puntualmente se e come rivendicare servizi di vendita e promozione, evitando formulazioni improprie.
Errore 4 — Non considerare l’espansione prevedibile del business
Non è possibile aggiungere prodotti dopo il deposito della domanda di registrazione di marchio; se si ritiene di aggiungerne, è necessario depositare una nuova domanda.
Se è pianificata un’estensione dell’offerta di prodotti e servizi a marchio nel breve/medio termine, conviene impostare un perimetro che la includa.
Indicazione operativa: includere l’espansione ragionevolmente prevedibile del business nei prossimi 12 - 24 mesi (non ipotesi indefinite).
Errore 5 — Indicare “software” senza definire funzione e contenuto
Nel settore digitale, “software” è un’etichetta ampia: la tutela efficace passa dalla descrizione della funzione e dell’uso (app, piattaforma, SaaS, ecc.) e dall’eventuale copertura dei servizi correlati (assistenza, manutenzione, hosting, formazione, se prestati).
Indicazione operativa: descrivere il software in relazione alla sua destinazione d’uso e all’effettivo modello di erogazione (il prodotto software è in classe 9, mentre i servizi di sviluppo software sono in classe 42).
3) Metodo in tre fasi per definire l'elenco dei prodotti e dei servizi
Fase 1 — Identificazione dei ricavi e dei canali
Elencare con precisione le fonti di ricavo:
prodotti venduti;
servizi erogati;
canali (B2C, B2B, e-commerce, retail, licenze, franchising, ecc.).
Fase 2 — Definizione dell'eventuale espansione programmata (12–24 mesi)
Individuare l’eventuale espansione già pianificata e plausibile (linee, servizi, estensioni coerenti), in modo da ridurre la necessità di effettuare ulteriori depositi.
Fase 3 — Redazione dell'elenco dei prodotti e dei servizi da depositare
A questo punto, è possibile procedere con la redazione dell'elenco dei prodotti e dei servizi.
4) La miglior strategia di protezione: la "Struttura ad albero" dell'elenco prodotti e servizi
Nel lavoro quotidiano di impostazione delle rivendicazioni, APPUNTO applica una strategia operativa consolidata, maturata in anni di esperienza e attraverso migliaia di depositi gestiti, che abbiamo chiamato "Struttura ad albero".
4.1 Struttura logica
La strategia consiste nel costruire il perimetro della domanda su due livelli:
livello analitico, con l’indicazione dei prodotti/servizi specifici effettivamente rilevanti;
livello sintetico, con l’indicazione della macro-categoria (o delle categorie “ombrello”) che ricomprendono, in modo coerente, i prodotti/servizi specifici.
L’obiettivo è duplice:
massimizzare l’ampiezza potenziale della tutela qualora la domanda non incontri contestazioni;
preservare un “piano di continuità” qualora emergano contestazioni su singole voci, mediante interventi mirati di limitazione.
Esempio pratico: se un Cliente produce magliette e pantaloni (e non sa se un domani potrà produrre altro abbigliamento), l'elenco dei prodotti e dei servizi può essere impostato come segue:
Classe 25: "Abbigliamento; calzature; magliette; pantaloni; cappelli."
4.2 Meccanismo operativo in caso di contestazioni
In presenza di rilievi o contestazioni che incidano su specifiche rivendicazioni, la struttura ad albero consente di intervenire per “potatura” selettiva del perimetro, secondo un criterio di minimizzazione dell’impatto:
si valuta l’opportunità di rimuovere (o limitare) il singolo prodotto/servizio specifico oggetto di criticità;
se necessario, si valuta la rimozione (o limitazione) della macro-categoria poiché non è possibile mantenere la macrocategoria se, semanticamente, include il prodotto (es: se si rimuove "cappelli" non è possibile mantenere "abbigliamento");
si mantiene, per quanto possibile, il restante blocco di prodotti/servizi specifici non coinvolti dalla contestazione, preservando una tutela comunque strutturata e difendibile.
Ad esempio: se il titolare di un marchio anteriore potesse validamente contestare il prodotto "cappelli", potrà essere depositata una limitazione come segue:
Classe 25:
Abbigliamento; calzature; magliette; pantaloni;cappelli.
In questo modo, si mantengono i prodotti richiesti dal cliente (magliette e pantaloni) ed eventuali prodotti ancillari nella medesima classe (calzature).
In termini pratici, la Struttura ad albero permette di non “sacrificare” l’intero impianto della domanda per effetto di una criticità circoscritta, mantenendo in vita il perimetro residuo.
4.3 Vantaggi della "Struttura ad albero"
Ampiezza potenziale della tutela: in assenza di contestazioni, il marchio registrato risulta il più ampio possibile sul piano del perimetro rivendicato, includendo la macrocategoria (che protegge generalmente l'intera classe o una buona parte della stessa, senza rischi di decadenza).
Gestione del rischio: in presenza di contestazioni, la limitazione può essere mirata, con un approccio di “contenimento” e non di ripartenza integrale.
Efficienza di portafoglio: la strategia riduce la necessità di depositi reattivi e consente una gestione più ordinata di estensioni e varianti.
4.4 Condizioni di corretta applicazione
La struttura ad albero non è un “automatismo”: richiede disciplina redazionale e coerenza sostanziale.
In particolare:
la macro-categoria deve essere coerente, identificabile e non meramente generica;
i prodotti/servizi specifici devono essere selezionati sulla base dell’offerta attuale e della roadmap, evitando voci “ornamentali”;
la domanda deve essere impostata in modo tale da consentire, se necessario, una "limitazione chirurgica" senza compromettere la chiarezza del perimetro residuo.
4.5 Posizionamento strategico
In sintesi, la struttura ad albero è una tecnica di massimizzazione controllata: amplia la tutela potenziale quando il rischio è basso (assenza di contestazioni) e, quando il rischio si manifesta, consente un rientro ordinato tramite limitazioni mirate, preservando quanto più possibile l’utilità del titolo.
Questo metodo ci ha permesso di risolvere il 100% delle contestazioni ricevute: a fronte di migliaia di domande di registrazione depositate, nessuna contestazione si è conclusa con una decisione di rigetto della domanda di registrazione.
5) Conclusioni
La Classificazione di Nizza e, soprattutto, la formulazione delle rivendicazioni determinano in modo sostanziale l’estensione della tutela derivante dalla registrazione.
In termini operativi, la sequenza generalmente più efficiente è:
definizione dei prodotti/servizi in conformità con la Classificazione di Nizza (eventualmente con Struttura ad albero);
ricerca di anteriorità;
deposito;
impostazione del piano di tutela ed eventuale enforcement.
Appunto Società tra Avvocati
FAQ – Classi di Nizza e rivendicazioni
1) Quante classi è opportuno indicare?
Non esiste una soglia valida in assoluto. La selezione deve essere proporzionata all’offerta attuale e a quella programmata nel breve/medio termine. Un perimetro eccessivo non è automaticamente più tutelante e tende ad aumentare costi e profili di rischio. Per una PMI che commercializza poche linee di prodotto/servizio, generalmente 1 - 3 classi sono sufficienti.
2) Una selezione non corretta comporta il rigetto della domanda?
Non necessariamente. Il rischio più frequente è una tutela poco utile, perché il perimetro non copre l’area economica effettivamente rilevante. In alcuni casi, formulazioni improprie possono aumentare la probabilità di contestazioni. Naturalmente, l'utilizzo di voci non incluse nella Classificazione di Nizza e non armonizzate (verificabile tramite lo strumento TmClass) può comportare il rigetto d'Ufficio.
3) La classe 35 è sempre necessaria?
La necessità della classe 35 dipende dalla struttura dell’attività e dalla natura dei servizi resi. Quando sussistono servizi di natura commerciale, promozionale o di gestione della vendita, la valutazione deve essere puntuale e la formulazione adeguata.
4) In ambito digitale è sufficiente indicare “software”?
In via generale, no. È opportuno correlare la rivendicazione alla funzione e alla modalità di erogazione e, se del caso, includere i servizi accessori effettivamente prestati.
5) In cosa consiste, in concreto, la “struttura ad albero”?
Consiste nell’impostare le rivendicazioni su un doppio livello: prodotti/servizi specifici e macro-categoria coerente. In assenza di contestazioni, si ottiene un perimetro potenzialmente più ampio; in presenza di contestazioni, si interviene per limitazioni mirate, preservando le restanti voci specifiche.
6) È possibile modificare la domanda dopo il deposito?
Non è possibile ampliare il perimetro rivendicato. Se emergono esigenze ulteriori, si valuta normalmente un nuovo deposito o un’estensione coerente. Il titolare può invece limitare la domanda, ma questo richiede un'impostazione rigorosa del perimetro originario.
7) Perché la selezione delle classi incide sulla ricerca di anteriorità?
Perché la ricerca deve essere calibrata sul perimetro effettivo. Un perimetro impostato in modo improprio produce ricerche troppo ampie (con rumore informativo) o troppo ristrette (con rischi di scopertura).
Esempi pratici
Caso A — Brand di abbigliamento con e-commerce
Prodotti: capi di abbigliamento, calzature, accessori (classe 25)
Servizi: Servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento (classe 35)
Caso B — Piattaforma SaaS con assistenza e formazione
Prodotti: software descritto per funzione e destinazione d’uso (classe 9)
Servizi: Servizi di assistenza e manutenzione di software (classe 42), Formazione in materia di software (classe 41)
Caso C — Ristorante che avvia una linea retail
Servizi: Servizi di ristorazione (classe 43)
Prodotti: alimentari confezionati a marchio (es: conserve di carne, classe 29)
