Stop alle sigle nei marchi: il lato oscuro degli acronimi "descrittivi"
- Appunto società tra Avvocati
- 21 feb
- Tempo di lettura: 5 min
Rischi e svantaggi di inserire un acronimo "descrittivo" nella domanda di registrazione del marchio secondo l’European Union Intellectual Property Office
(Art. 7, del Regolamento (UE) 2017/1001 - Linee guida dell’EUIPO sui MUE, Parte B, Sezione 4, Capitolo 4, Sezione 2.4)
La scelta del giusto marchio è cruciale per avere successo. Un marchio per essere efficace deve essere “memorabile” e facilmente riconoscibile dai consumatori.
Molti imprenditori decidono di inserire degli acronimi nel proprio marchio, pensando che questi possano essere facili da pronunciare e da ricordare per il pubblico di riferimento. Tuttavia, tale pratica non è sempre ben vista dagli Uffici Marchi e Brevetti che possono decidere di rigettare la domanda di registrazione.
L'ordinamento non ammette la registrazione di un marchio come "Potato Chips" per la commercializzazione di patatine, in quanto si tratterebbe di un nome meramente descrittivo del prodotto venduto (patatine).
Cosa accadrebbe nel caso in cui al marchio fosse aggiunto un acronimo costituito dalle prime due lettere, a comporre il marchio "PC Potato Chips"? (vedi immagine sotto)
Apparentemente, la componente "PC" non sembrerebbe descrittiva di un prodotto "patatine" e, di conseguenza, il marchio parrebbe essere considerato idoneo alla registrazione.
L’European Union Intellectual Property Office (EUIPO) ritiene tuttavia inammissibili le domande che abbiano ad oggetto un marchio composto da una formula descrittiva (es. H20 per l’acqua) o dall’acronimo di una componente verbale altrettanto meramente descrittiva.
L’ovvia conclusione è che si rende necessario:
a) valutare con attenzione che l’acronimo non sia una mera sintesi di un claim descrittivo;
b) arricchire il marchio di componenti ad alto valore individualizzante, in modo che mantenga una sua validità anche qualora l’acronimo “non sia valido”.
Sommario
Premessa giuridica: impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio europeo ai sensi dell’art. 7 RMUE
Nel Regolamento sul Marchio dell’Unione europea (RMUE 2017/1001) vengono distinti gli impedimenti “assoluti” alla registrazione, riguardanti interessi di ordine generale, dagli impedimenti “relativi”, inerenti invece alla carenza di novità rispetto ai marchi anteriori di terzi.
In particolare, tra gli impedimenti assoluti alla registrazione, ai sensi dell’art. 7 RMUE, lett. b) e c), sono annoverati “i marchi privi di carattere distintivo” e “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.
La ratio di tale divieto di registrazione è da ricercarsi nella necessità che alcuni segni restino liberi da diritti di privativa, per consentire a tutti gli operatori all’interno di un determinato settore di poterli utilizzare liberamente per identificare e descrivere i prodotti e i servizi del settore medesimo.
Il tema in esame: gli acronimi secondo le linee guida dell’EUIPO sui marchi dell’Unione Europea
Secondo le linee guida , alle quali si attiene l’European Union Intellectual Property Office nell’esaminare le domande di registrazione di un marchio, è opportuno prestare particolare attenzione alle abbreviazione e agli acronimi utilizzati.
In particolare, secondo Linee guida dell’EUIPO sui MUE, Parte B, Sezione 4, Capitolo 4, Sezione 2.4, i “Segni costituiti da una sigla indipendente non-descrittiva che precede o segue una combinazione di parole descrittiva devono essere contestati come descrittivi se vengono percepiti dal pubblico di riferimento come una semplice parola combinata con un’abbreviazione di tale combinazione di parole, per esempio «Multi Markets Fund MMF». Questo perché la sigla e la combinazione di parole insieme sono intese a chiarirsi reciprocamente e ad attirare l’attenzione sul fatto che sono collegate (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 32, 34, 40). Sarà lo stesso anche se l’acronimo non rappresenta i meri «accessori» nella combinazione di parole, come ad esempio articoli, preposizioni o segni di punteggiatura, come nell’esempio seguente: «The Statistical Analysis Corporation – SAC»".
Ne discende che, nel caso in cui un marchio sia composto da una combinazione di parole, seguite o precedute dal loro acronimo, quest’ultimo sarà considerato anch’esso descrittivo se non aggiunge nulla al marchio e la combinazione degli elementi verbali che compongo il segno è in qualche modo descrittiva dei prodotti e servizi cui inerisce.
Alcune decisioni in materia: acronimi e abbreviazioni nella giurisprudenza europea (C-90/11 & C-91/11, Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund e T-367/02 - T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX)
Il principio è stato applicato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell’art. 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/95/CE (il cui dato normativo è oggi contenuto nell’art. 7 RMUE), nei procedimenti riuniti avverso i provvedimenti di rifiuto relativi alle domande di registrazione dei marchi Multi Markets Fund MMF e NAI -Natur-Aktien-Index (C-90/11 & C-91/11).
Nel procedimento C-90/11 la Multi Markets Fund aveva depositato domanda di registrazione del marchio denominativo “Multi Markets Fund MMF”, mentre nel procedimento C-91/11 la società Securvita aveva presentato domanda di registrazione del marchio denominativo “NAI – Der Natur Aktien-Index”.
In entrambe le fattispecie, la Corte ha evidenziato che la sequenza di lettere si limitava a riprodurre l’iniziale delle parole che componevano il sintagma principale, occupando rispetto a quest’ultimo un ruolo meramente accessorio. Di conseguenza, “le singole sequenze di lettere esaminate, pur non avendo carattere descrittivo ove isolatamente considerate, possono assumere tale carattere perché, nel marchio di cui trattasi, si combinano con un’espressione principale, essa stessa in sé descrittiva, della quale sarebbero percepite come abbreviazione” (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 38).
Del pari, nei procedimenti riuniti T-367/02 - T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, il Tribunale dell’Unione Europea respingeva il ricorso avente ad oggetto il rifiuto della registrazione dei marchi denominativi “SnTEM”, “SnPUR” e “SnMIX” per la Classe 6 (in particolare per i prodotti “Semilavorati metallici sotto forma di lamiere, nastri, strisce, fili, tubi, profilati, barre o simili”) poiché tali abbreviazioni risultavano descrittive dei prodotti rivendicati. Nel settore dei prodotti metallici, infatti, è usuale indicare i materiali utilizzati e per il pubblico di riferimento il richiamo all’elemento chimico dello stagno (Sn) seguito dall’abbreviazione del tipo di metallo (temperato, puro o misto) è immediatamente percepito come una descrizione del prodotto.
Alla luce di tale considerazione, il Tribunale statuiva che “Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi dell’[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice somma degli elementi che lo compongono” (12/01/2005, T-367/02 - T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3).
Secondo la giurisprudenza europea, pertanto, le abbreviazioni di termini descrittivi sono a loro volta descrittive se il pubblico di riferimento le percepisce come identiche al significato descrittivo completo.
Conclusione
Sebbene la scelta di utilizzare degli acronimi o delle abbreviazioni nel proprio marchio possa sembrare una soluzione semplice e vincente per introdurre elementi caratterizzanti, in verità non è idonea a superare gli ostacoli alla registrazione.
Appunto società tra Avvocati a r.l
