La disavventura di McDonald’s: BIG MAC ha perso il panino al pollo!
- Appunto società tra Avvocati
- 6 set 2024
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 18 set 2024
L’importanza dell’uso effettivo del marchio e la tutela dei marchi notori (decadenza per non uso ai sensi dell’art. 58(1)(a) del Regolamento (UE) 2017/1001)
La causa e la decisione
McDonald's ha perso il marchio BIG MAC per alcuni prodotti, tra cui i panini al pollo.
Il 5 giugno 2024, nella causa T-58/23, il Tribunale dell’Unione Europea (General Court – SixthChamber) ha stabilito che la nota catena di fast food statunitense McDonald’s non ha dimostrato un uso effettivo del proprio marchio “BIG MAC” per promuovere e commercializzare alcuni dei prodotti e servizi rivendicati nella domanda di registrazione, in relazione ai quali è stata dichiarata decaduta dal suo diritto di esclusiva.
Il marchio contestato, depositato nel 1996, è stato registrato per numerosi prodotti e servizi appartenenti alle Classi 29, 30 e 42 della Classificazione di Nizza.
Quando la società irlandese Supermac’s, diretto competitor della multinazionale, ha avviato la controversia nel 2017, aveva in effetti richiesto la decadenza di McDonald’s dai suoi diritti sul marchio per non uso effettivo del segno in relazione a tutti i prodotti e servizi originariamente rivendicati nella domanda.
Dopo vari procedimenti (due amministrativi e uno giurisdizionale) con approfondite analisi delle prove d’uso dedotte, la pronuncia di decadenza in esame si è concentrata solo su singoli prodotti e servizi e, nella specie, sull’effettivo utilizzo del marchio per “panini imbottiti a base di pollo” nelle
Classi 29 e 30, “alimenti a base di pollame” nella Classe 29 e “servizi prestati da ristoranti o riguardanti la gestione e il franchising di ristoranti e di altri locali o strutture destinati alla fornitura di cibi e bevande per il consumo e per strutture drive-in; preparazione di alimenti da asporto” nella Classe 42.
McDonald’s avrebbe lasciato trascorrere cinque anni senza commercializzare con il marchio “BIG MAC” panini al pollo o servizi di ristorazione, laddove invece sarebbe stata tenuta a farlo per mantenere il marchio valido anche per quei prodotti e servizi.
I giudici, quindi, hanno stabilito la decadenza di McDonald’s dal diritto di esclusiva sull’uso del segno “BIG MAC” non in generale ma solo per gli specifici prodotti e servizi riportati sopra.
McDonald’s continua ad avere il diritto di vietare a terzi l’uso del nome “BIG MAC” (o di un nome simile/confondibile) per contrassegnare panini imbottiti con carne bovina: l’iconico panino “BIG MAC”, imbottito con carne bovina, rimarrà unico e…inconfondibile.
Risvolti pratici per le imprese
La pronuncia del Tribunale ha senz’altro avuto il pregio di sottolineare l’importanza di almeno due questioni dagli evidenti risvolti pratici per un’impresa.
Innanzitutto, è fondamentale valutare con attenzione e competenza la scelta dei singoli prodotti o servizi da rivendicare nel momento del deposito di una domanda di registrazione di marchio, limitando la selezione solo a quelli che si ha una seria intenzione di immettere nel mercato usando il marchio depositando.
Inoltre, è imprescindibile l’uso in concreto del marchio registrato proprio per contrassegnare quei prodotti e servizi rivendicati nella domanda al fine di mantenere in vita il proprio diritto di esclusiva:
il diritto dei marchi si fonda su un rigoroso sistema “use-it-or-lose-it” e anche le imprese più affermate perdono i marchi registrati per prodotti/servizi che non offrono effettivamente sul mercato.
L'approfondimento di APPUNTO
Il reale impatto della sentenza sui diritti di esclusiva (e sugli affari) di McDonald’s, in ogni caso, potrebbe essere molto meno significativo di quanto appare.
Il marchio “BIG MAC”, innanzitutto, potrebbe essere considerato notorio ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2017/2001, in forza del quale il titolare di un marchio notorio può vietare a terzi l’uso di un segno identico o simile al proprio “a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di notorietà nell’Unione e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi”. Esiste, quindi, un’importante differenza tra la tutela conferita dalla registrazione di un marchio ordinario e quella ultra-merceologica assicurata a un marchio notorio: al sussistere di determinate condizioni, se un marchio notorio decade rispetto a taluni prodotti/servizi, il titolare di tale marchio potrebbe comunque impedire l’uso a terzi di un segno simile anche per contraddistinguere quei prodotti/servizi per cui la registrazione è decaduta proprio in forza della sua notorietà.
D’altra parte, una possibile conseguenza dannosa per il colosso americano in Unione Europea potrebbe essere l’impossibilità di dare in licenza il marchio “BIG MAC” a terzi/ai propri franchisee
per contrassegnare panini al pollo e servizi di ristorazione.
Ma anche questo è solo in parte vero. Il marchio oggetto della controversia con Supermac’s, infatti, è il marchio denominativo dell’Unione Europea n. 000062638. McDonald’s, tuttavia, è titolare di un altro marchio denominativo dell’Unione Europea “BIG MAC” (n. 017305079), depositato nel 2017 e registrato per le Classi 29 (anche per “alimenti a base di pollame”), 30 (anche per “panini imbottiti a base di pollo”) e 43 (per “Servizi resi o associati a ristoranti e stabilimenti o strutture operative e in franchising impegnati nella fornitura di alimenti e bevande per il consumo e per strutture drive-through, Servizi di ristorazione, Preparazione e fornitura d'alimenti da asporto”).
Non solo. McDonald’s è titolare anche del marchio denominativo dell’Unione Europea “GRAND BIG MAC” (n. 016485674), registrato nel 2017 in Classe 30 anche per “panini imbottiti contenenti pollo”.
In definitiva, da una parte, McDonald’s ben potrebbe ancora oggi impedire ad altri di usare un nome simile a “BIG MAC” o registrare un marchio con una componente verbale confondibile con “BIG MAC” per vendere prodotti anche a base di pollo (sia per la rinomanza del marchio, sia per gli altri validi titoli di privativa di cui risulta titolare); dall’altra parte, nulla impedirebbe a McDonald’s di lanciare, anche dopo la sentenza, un “BIG MAC” di pollo in Europa (grazie alle altre registrazioni di cui risulta titolare e che rivendicano specificamente questo prodotto).
McDonald’s impugnerà la sentenza del Tribunale davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per provare a ristabilire la piena validità del suo marchio?
Appunto società tra Avvocati a r.l.
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Questo articolo tratta di un argomento di interesse generale e non è da intendersi come consulenza su un caso specifico. Per ricevere assistenza in relazione alla tutela della proprietà intellettuale è necessario rivolgersi a professionisti del settore.
