Registrare lo stesso marchio ogni 5 anni: strategia di deposito o elusione della normativa?
- Appunto società tra Avvocati
- 19 giu 2025
- Tempo di lettura: 5 min
Alcune imprese hanno interesse a mantenere in vita il proprio marchio per alcuni prodotti e servizi anche senza utilizzarlo: una strategia che viene adottata è il deposito reiterato del marchio ogni 5 anni.
Tuttavia, questa strategia potrebbe determinarne la dichiarazione di invalidità per deposito in mala fede.
Decadenza per non uso ex art. 24, comma 2, CPI e nullità per deposito in mala fede ex art. 25 CPI.
Il marchio registrato conserva la tutela legale solo se effettivamente utilizzato per tutti i prodotti e servizi rivendicati: alternativamente, il marchio decade dopo 5 anni.
La registrazione di un marchio senza un effettivo utilizzo può essere ritenuta illegittima e determinare la dichiarazione di nullità (eventualmente parziale) del marchio per deposito in mala fede.
La giurisprudenza ha chiarito i confini tra legittima strategia ed elusione normativa.
PREMESSA: L’OBBLIGO DI USO DEL MARCHIO
Ai sensi dell’art. 24, comma 1, del Codice della Proprietà Industriale (CPI), un marchio registrato decade se non viene utilizzato per i prodotti/servizi rivendicati entro cinque anni dalla registrazione. Il termine quinquennale garantisce all’imprenditore di disporre di un tempo sufficiente per l’organizzazione della propria attività di impresa.
Questo obbligo di uso in concreto del marchio registrato per contrassegnare tutti i prodotti e servizi rivendicati nella domanda di registrazione è ineludibile per mantenere in vita il proprio diritto di esclusiva sul segno. In questo articolo abbiamo raccontato di come anche le imprese più affermate come Mc Donald’s perdono i propri marchi registrati per prodotti/servizi che non offrono effettivamente sul mercato e di come la giurisprudenza abbia in più occasioni specificato che sussiste un uso effettivo del marchio allorché questo sia reale, cioè finalizzato a trovare o mantenere uno sbocco commerciale nel settore di interesse, con esclusione degli usi meramente simbolici.
Alcuni paesi, tra cui gli Stati Uniti, in sede di deposito di un nuovo marchio o di una domanda di marchio internazionale tramite la World Intellectual Property Organization chiedono al richiedente di dichiarare di avere una seria intenzione di utilizzare il marchio richiesto rispetto a tutte le singole voci di prodotti/servizi che si intende rivendicare, con conseguente assunzione di responsabilità, anche penale, in caso di dichiarazioni mendaci.
La ratio principale di tale normativa è di garantire la funzione essenziale del marchio quale indicatore di origine dei beni e, quindi, di evitare distorsioni della concorrenza che si verificherebbero qualora fosse consentito l’accaparramento di marchi, senza che questi vengano usati dal titolare, diventando un ostacolo alla dinamicità del mercato e all’attività imprenditoriale di terzi che potrebbero invece voler sfruttare quei segni distintivi attivamente.
La decadenza per non uso non è automatica: deve essere fatta valere da un soggetto interessato attraverso un’azione giudiziale o amministrativa.
L’art. 25 CPI stabilisce ulteriormente che un marchio è nullo se viola il disposto dell’art. 19, comma 2, CPI, in base al quale “non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede”.
RIDEPOSITO QUINQUENNALE DEL MARCHIO: STRATEGIA O ABUSO?
Alcune imprese, pur consapevoli di non voler (o poter) utilizzare il marchio, hanno elaborato una strategia volta a mantenere artificiosamente in vita i diritti di esclusiva sul proprio marchio, anche con riferimento a prodotti/servizi per i quali lo stesso non è mai stato utilizzato. Tale strategia consiste nel depositare, prima dello scadere dei cinque anni dal primo deposito, una nuova domanda di registrazione di marchio d’impresa, avente ad oggetto lo stesso segno e le stesse Classi di prodotti/servizi del marchio precedente.
In questo modo, si può ottenere un prolungamento di tutela tramite un (nuovo) diritto di esclusiva su un marchio identico a quello precedente per ulteriori cinque anni, con la possibilità di godere di un’immunità da un’eventuale decadenza per non uso per un ulteriore quinquennio.
DUE PRECEDENTI RILEVANTI: IL MARCHIO SKY (CAUSA C-371/18) E IL MARCHIO PELIKAN (CAUSA T-136/11)
Queste registrazioni aventi caratteristiche di strumentalità sono state valutate dalla giurisprudenza in diversi procedimenti, avviati da soggetti che hanno chiesto ai giudici di dichiarare la nullità dei marchi registrati per mala fede del richiedente.
Secondo le contestazioni sollevate, i marchi sarebbero stati depositati solo per evitare la decadenza per non uso dei precedenti titoli, eludendo così la normativa. Tale condotta avrebbe comportato un indebito vantaggio competitivo e, in alcuni casi, un pregiudizio per altri operatori del mercato, impediti nell’uso di segni simili per finalità lecite.
Nella causa tra Sky, noto fornitore di servizi televisivi e di telecomunicazione, contro SkyKick, fornitore di servizi informatici e cloud (causa C-371/18), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in sede di rinvio pregiudiziale dalla High Court of Justice inglese, ha stabilito che “una domanda di marchio senza alcuna intenzione di utilizzarlo per i prodotti e servizi oggetto della registrazione costituisce un atto di malafede, a norma di tali disposizioni, se il richiedente tale marchio aveva l’intenzione o di pregiudicare gli interessi di terzi in modo non conforme alla correttezza professionale o di ottenere, senza neppure mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio” (sentenza del 29 gennaio 2020, punto 81).
Nel procedimento principale, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Corte, la Supreme Court del Regno Unito, con la sentenza del 13 novembre 2024, ha stabilito che nei precedenti gradi di giudizio era stato dimostrato che Sky avesse depositato i marchi contestati in mala fede in relazione a determinati prodotti/servizi, per i quali non sussisteva alcun motivo commerciale di chiedere una protezione. L’inclusione di tali prodotti e servizi nella domanda di registrazione sarebbe stata riconducibile ad una strategia di Sky volta ad ottenere un’indebita protezione molto estesa dei marchi, che sono stati quindi dichiarati parzialmente invalidi.
Diversamente, nel caso Pelikan (causa T-136/11) i giudici europei hanno respinto l’istanza di dichiarazione di nullità del marchio figurativo “Pelikan”, richiesta per presunta malafede. Nonostante il marchio impugnato fosse molto simile a due marchi precedenti di Pelikan, tra cui uno cancellato per non uso, il Tribunale ha ritenuto che:
le lievi differenze nel logo e l’aggiornamento del design per il 125° anniversario aziendale giustificassero pienamente la nuova registrazione;
l’elenco dei servizi coperti era più specifico e ristretto rispetto al marchio originario, indicando una strategia commerciale coerente e non una mera replica;
non sussistessero prove concrete di un’intenzione di impedire ad altri l’utilizzo del marchio o di registrarlo in malafede.
CONCLUSIONE
Registrare un marchio deve essere un atto coerente con un reale progetto imprenditoriale.
In questo contesto, è essenziale definire una strategia di registrazione trasparente, coerente e conforme agli obiettivi imprenditoriali, selezionando accuratamente i prodotti e servizi da rivendicare.
Qualora si intenda procedere a registrazioni infra-quinquennali di protezione, è necessario predisporre con cura l’apparato probatorio volto a dimostrare la reale intenzione, anche solo potenziale, di utilizzo del segno per i prodotti/servizi rivendicati.
Il quadro indiziario, eventualmente valutato solo in caso di azione o domanda di nullità, dovrà infatti essere suffragato dalla prova dell’intenzione che può risiedere in progetti di sviluppo aziendali, tant’è che le stesse Corti riconoscono la piena validità di registrazioni riferite ad attività da intraprendere nel medio termine.
Appunto società tra Avvocati a r.l.
Il nostro team di diritto della proprietà intellettuale è a disposizione per valutare singole posizioni marchi e supportarti in fase di registrazione, sorveglianza e difesa.
#proprietàintellettuale #IP #marchi #cgue #prodottieservizi #classificazionenizza #usoeffettivo #nonuso #decadenza #sky #skykick #malafede
